SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
2 dicembre 2009
«Marchio
comunitario – Opposizione – Domanda
di marchio comunitario figurativo SOLVO – Marchi
denominativi e figurativi comunitari e nazionali anteriori
VOLVO – Impedimento relativo alla
registrazione – Art. 8, nn. 1, lett. b),
e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1,
lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Nella causa T 434/07,
Volvo Trademark
Holding AB, con sede in Göteborg (Svezia), rappresentata
dagli avv.ti T. Dolde, V. von Bomhard e A. Renck,
ricorrente,
contro
Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra S. Laitinen e
dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di
agenti,
convenuto,
controinteressata nel
procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) e interveniente dinanzi al Tribunale
Elena Grebenshikova,
residente in San Pietroburgo (Russia), rappresentata
dall’avv. M. Björkenfeldt,
avente ad oggetto un
ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso
dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) 2 agosto 2007
(procedimento R 1240/2006-2), relativa al procedimento
d’opposizione tra la Volvo Trademark Holding AB
e la sig.ra Elena Grebenshikova,
IL TRIBUNALE (Sesta
Sezione),
composto dai
sigg. A.W.H. Meij (relatore), presidente, V. Vadapalas e
T. Tchipev, giudici,
cancelliere:
sig. N. Rosner, amministratore
visto il ricorso
depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2007,
visto il controricorso
dell’interveniente depositato presso la cancelleria del
Tribunale il 3 marzo 2008,
visto il controricorso
dell’Ufficio depositato presso la cancelleria del Tribunale il
18 marzo 2008,
in seguito all’udienza
del 4 giugno 2009,
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
Fatti
1 Il
26 novembre 2003 l’interveniente, sig.ra Elena Grebenshikova,
ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo:
l’«Ufficio»), una domanda di registrazione di
marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20
dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994,
L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento
(CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio
comunitario (GU, L 78, pag. 1)].
2 La
domanda di marchio riguardava il seguente segno figurativo:
…..
OMISSIS........
3 I
prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la
registrazione rientravano nelle classi 9, 39 e 42 ai sensi
dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla
classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini
della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
4 La
domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari n. 47/2004, del 22
novembre 2004.
5 Il
17 febbraio 2005, la ricorrente, la Volvo Trademark Holding AB, ha
fatto opposizione alla registrazione del marchio richiesto ai sensi
dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto
art. 41 del regolamento n. 207/2009).
6 L’opposizione
si fondava su due registrazioni anteriori di marchi comunitari
nn. 2347193 e 2361087, nonché su quattro registrazioni
anteriori del Regno Unito nn. 747362, 1102971, 1552528 e
1552529, aventi ad oggetto il segno denominativo VOLVO.
7 L’opposizione
si fondava anche sulla registrazione anteriore del Regno Unito
n. 747361, avente ad oggetto il seguente segno figurativo:
…............omissis
…..........
8 I
marchi anteriori, che secondo le allegazioni della ricorrente
godevano di notorietà nella Comunità europea, coprivano
un’ampia gamma di prodotti e servizi. In particolare, il
marchio comunitario n. 2361087 riguardava segnatamente i
«software per computer», rientranti nella classe 9.
9 L’opposizione
si fondava su tutti i prodotti e i servizi designati dai marchi
anteriori ed era diretta avverso tutti i prodotti e i servizi
contemplati dalla domanda di marchio comunitario.
10 I
motivi dell’opposizione erano quelli di cui all’art. 8,
nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94
[divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del
regolamento n. 207/2009].
11 Il
1° giugno 2005, l’interveniente ha limitato la
sua domanda di marchio comunitario ai «software per la gestione
del magazzino e software per sistemi per container», rientranti
nella classe 9.
12 Con
decisione 23 agosto 2006, la divisione di opposizione ha
respinto l’opposizione con la motivazione che i segni
controversi non erano simili. A tal proposito, essa ha esaminato
l’opposizione prendendo in considerazione unicamente il marchio
comunitario anteriore n. 2361087, che riguardava il segno
denominativo VOLVO e comprendeva prodotti e servizi rientranti nelle
classi 9 e 42, ritenendo che tale modo di procedere non avesse
effetti negativi sulla posizione della ricorrente.
13 Il
21 settembre 2006, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la
decisione della divisione di opposizione.
14 Con
decisione 2 agosto 2007 (in prosieguo: la «decisione
impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha respinto il
ricorso. Al pari della divisione di opposizione, la commissione di
ricorso ha esaminato la fondatezza dell’opposizione tenendo
conto unicamente del marchio comunitario anteriore n. 2361087,
avente ad oggetto il segno denominativo VOLVO.
15 Quanto
all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94, essa ha affermato che i marchi controversi non erano
simili e che, pertanto, una delle condizioni previste da tale
disposizione non era soddisfatta. In riferimento all’art. 8,
n. 5, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso
ha giudicato, al di là del fatto che i marchi controversi non
fossero simili, che non esistesse alcun elemento comune ai due segni
idoneo a far credere che sussistesse un collegamento economico tra di
essi.
Conclusioni delle
parti
16 La
ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare
la decisione impugnata;
– condannare
l’Ufficio alle spese.
17 All’udienza,
la ricorrente ha anche concluso che il Tribunale voglia condannare
l’interveniente alle spese.
18 L’Ufficio
conclude che il Tribunale voglia:
– respingere
il ricorso;
– condannare
la ricorrente alle spese.
19 L’interveniente
conclude che il Tribunale voglia:
– respingere
il ricorso;
– condannare
la ricorrente alle spese sostenute per il procedimento dinanzi al
Tribunale e a quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla
commissione di ricorso.
In diritto
20 La
ricorrente deduce due motivi, attinenti, rispettivamente, alla
violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94 e dell’art. 8, n. 5, del
detto regolamento.
Sul primo
motivo, attinente alla violazione dell’art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94
Argomenti delle
parti
21 La
ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha errato nel
ritenere che i segni controversi non fossero simili e adduce a tal
riguardo quattro argomenti. In primo luogo, la differenza relativa
alla lettera iniziale dei segni in questione non sarebbe sufficiente
per escludere qualsiasi somiglianza tra questi ultimi, tenuto conto
del fatto che quattro delle cinque lettere che li compongono sono
identiche e sono collocate nella stessa posizione. In secondo luogo,
la commissione di ricorso avrebbe concentrato la sua attenzione sulla
ripetizione della lettera «v» nei marchi anteriori senza
attribuire la minima importanza alla ripetizione della vocale «o»,
pur presente nei segni controversi. In terzo luogo, la commissione si
sarebbe indebitamente basata sulla particolare veste tipografica del
marchio richiesto, senza prendere in considerazione il fatto che
anche i marchi denominativi anteriori possano essere presentati con
una veste tipografica simile. Infine, in quarto luogo, la commissione
di ricorso avrebbe attribuito un’importanza eccessiva
all’elemento figurativo del marchio richiesto. La ricorrente
ritiene conseguentemente che la commissione di ricorso avrebbe dovuto
procedere ad una valutazione complessiva del rischio di confusione.
22 L’Ufficio
afferma, anzitutto, che i programmi specializzati nella gestione dei
magazzini e per sistemi per container sono destinati a professionisti
che manifesteranno un grado di attenzione relativamente elevato.
23 Esso
sostiene poi, in sostanza, che le differenze sul piano visivo e
fonetico giustificano il fatto che i segni controversi non siano
considerati simili. Per quanto attiene alla somiglianza visiva dei
segni controversi, l’Ufficio fa osservare, infatti, che la
prima lettera dei segni controversi è differente e che il
carattere tipografico del marchio richiesto è particolare e ha
un ruolo importante nell’impressione complessiva che esso
produce. Esso sottolinea anche che il marchio richiesto è
dominato da un’asimmetria, mentre il segno denominativo
anteriore presenta una simmetria per la ripetizione del gruppo di
lettere «vo». Inoltre, l’elemento figurativo del
marchio richiesto costituirebbe un importante elemento di
differenziazione visiva. Per quanto attiene alla somiglianza sul
piano fonetico, l’Ufficio sostiene che la differenza relativa
alla prima lettera dei segni controversi è sufficiente perché
gli stessi non siano ritenuti simili.
24 L’interveniente
allega, in sostanza, che la commissione di ricorso ha svolto
un’analisi corretta. Essa sottolinea, in particolare, il
fenomeno in base al quale, qualora un marchio sia molto noto ai
consumatori, questi ultimi sono, paradossalmente, maggiormente in
grado di distinguerlo da altri marchi notandone le differenze, ciò
che ha l’effetto di ridurre il rischio di confusione.
L’interveniente sostiene, inoltre, che i marchi controversi
presentano differenze sul piano concettuale, a motivo dei differenti
significati che i termini «solvo» e «volvo»
possono suggerire in latino. All’udienza, essa ha insistito
sull’origine latina di tali parole.
Giudizio del
Tribunale
25 Ai
sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del
titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è
escluso dalla registrazione se a causa dell’identità o
della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e
dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i
quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di
confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio
anteriore è tutelato.
26 Secondo
giurisprudenza consolidata, costituisce un rischio di confusione la
possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i
servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente
da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa
giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato
complessivamente, secondo la percezione che il pubblico pertinente ha
dei segni e dei prodotti o dei servizi in questione, prendendo in
considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie
[sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T 162/01,
Laboratorios RTB/UAMI − Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), Racc. pag. II 2821, punti 31 33,
e giurisprudenza ivi citata].
27 Tale
valutazione complessiva tiene conto, in particolare, della notorietà
del marchio sul mercato, nonché del grado di somiglianza dei
marchi e dei prodotti o dei servizi designati. A tal riguardo, essa
implica una certa interdipendenza dei fattori che entrano in
considerazione, di modo che un tenue grado di somiglianza tra i
prodotti o i servizi designati può essere compensato da un
elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze della
Corte 29 settembre 1998, causa C 39/97, Canon,
Racc. pag. I 5507, punto 17, e 22 giugno 1999,
causa C 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I 3819,
punto 19).
28 Nal
caso di specie, va rilevato, anzitutto, che la ricorrente invoca a
sostegno della sua opposizione sette marchi anteriori, aventi ad
oggetto sia il segno denominativo VOLVO sia il segno figurativo
riportato sopra al punto 7 della presente sentenza. Essa non
contesta, tuttavia, il modo di procedere della divisione di
opposizione e della commissione di ricorso consistente nell’esaminare
l’esistenza di un rischio di confusione tenendo conto
unicamente del marchio comunitario anteriore n. 2361087, avente
ad oggetto il segno denominativo VOLVO. Dato che tale segno
denominativo è quello che si avvicina di più al marchio
richiesto e che tale registrazione riguarda, tra altri prodotti e
servizi, i software, e quindi anche prodotti identici a quelli
designati dal marchio richiesto, vale a dire software per la gestione
del magazzino e per sistemi per container, occorre considerare che il
fatto di prendere unicamente in considerazione tale marchio anteriore
non fosse atto a pregiudicare gli interessi della ricorrente.
29 Va
rilevato, poi, che è pacifica l’identità dei
prodotti in questione. Le parti controvertono sulla sola somiglianza
dei segni.
30 A
tal riguardo, va ricordato che la valutazione complessiva del rischio
di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto,
sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, alla
luce, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti
[sentenze del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T 292/01,
Phillips-Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), Racc. pag. II 4335, punto 47, e 13 giugno
2006, causa T 153/03, Inex/UAMI – Wiseman
(Rappresentazione di una pelle di mucca), Racc. pag. II 1677,
punto 26].
31 È
stato inoltre dichiarato che due marchi sono simili quando, dal punto
di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza
almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti visivi,
fonetici e concettuali [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002,
causa T 6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany
(MATRATZEN), Racc. pag. II 4335, punto 30, e 20 aprile
2005, causa T 211/03, Faber Chimica/UAMI –
Nabersa (Faber), Racc. pag. II 1297, punto 26].
32 Nel
caso di specie, vengono in questione, da una parte, un segno
figurativo composto da un elemento denominativo, «solvo»,
presentato con un carattere tipografico stilizzato, nonché da
un elemento grafico situato a destra dell’elemento denominativo
e, dall’altra, il segno denominativo VOLVO.
33 Per
quanto attiene alla somiglianza visiva, va constatato che l’elemento
denominativo del marchio richiesto domina di per sè l’immagine
di tale segno che resta in mente al pubblico di riferimento, con
l’effetto che l’elemento figurativo situato a destra
dell’elemento denominativo non è dominante
nell’impressione complessiva prodotta da tale segno.
34 La
commissione di ricorso ha giudicato, sostanzialmente, che la
differenza relativa alla prima lettera dei segni controversi nonché
il carattere tipografico stilizzato del marchio richiesto
comportassero differenze considerevoli di ostacolo a qualsiasi
somiglianza sul piano visivo.
35 Va
rilevato, a tal riguardo, che la commissione di ricorso ha
giustamente affermato che il carattere tipografico stilizzato del
marchio richiesto costituisse un elemento marcatamente distintivo,
che differenzia considerevolmente tale marchio dal marchio
denominativo anteriore VOLVO. Si deve, infatti, necessariamente
constatare che tale carattere tipografico influisce considerevolmente
sull’impressione d’insieme prodotta dal marchio
richiesto, in quanto essa caratterizza il suo elemento denominativo
dominante.
36 La
differenza rilevante prodotta dal particolare carattere tipografico
è, come ha giustamente rilevato la commissione di ricorso,
rafforzata dalla presenza dell’elemento figurativo del marchio
richiesto. La ricorrente non può, a tal riguardo, sostenere
che la commissione di ricorso ha attribuito un’importanza
eccessiva a tale elemento figurativo. Dalla decisione impugnata
risulta, infatti, che la conclusione della commissione di ricorso in
merito alla diversità sul piano visivo dei segni controversi
non si basa in via principale sulla presenza di questo elemento
figurativo, giacché tale valutazione relativa alla diversità
è giustamente fondata, in primo luogo, sul carattere
tipografico stilizzato impiegato per presentare l’elemento
denominativo del marchio richiesto.
37 La
ricorrente non può, inoltre, affermare che il segno
denominativo anteriore può essere presentato con una veste
tipografica comparabile a quella del marchio richiesto. Va, infatti,
sottolineato che l’esame della somiglianza dei marchi
controversi tiene conto di tali marchi nel loro insieme, così
come registrati ovvero come richiesti. Orbene, un marchio
denominativo è un marchio costituito esclusivamente da
lettere, da parole o da associazioni di parole, scritte in caratteri
di stampa standard, senza elementi grafici particolari. La tutela
derivante dalla registrazione di un marchio denominativo ha ad
oggetto la parola indicata nella domanda di registrazione e non gli
aspetti grafici o stilistici particolari che tale marchio potrebbe,
eventualmente, presentare. Non occorre quindi prendere in
considerazione, ai fini dell’esame della somiglianza, la
raffigurazione grafica che il segno denominativo potrà
presentare in futuro [v., in tal senso, sentenze del Tribunale Faber,
cit., punti 36 e 37; 13 febbraio 2007, causa T 353/04,
Ontex/UAMI – Curon Medical (CURON), non pubblicata nella
Raccolta, punto 74, e 22 maggio 2008, causa T 254/06, Radio
Regenbogen Hörfunk in Baden/UAMI (RadioCom), non pubblicata
nella Raccolta, punto 43].
38 Per
quanto attiene alla somiglianza fonetica, la commissione di ricorso
ha ritenuto che i segni controversi fossero differenti in ragione
della differente pronuncia delle rispettive prime lettere, dato che
la «s» dell’elemento «solvo» del
marchio richiesto è una sibilante mentre la «v»
del marchio VOLVO è una fricativa.
39 Si
deve tuttavia necessariamente rilevare, come affermato dalla
ricorrente, che, se anche la differenza tra la prima lettera dei
segni controversi comporta una diversità fonetica, la
pronuncia del gruppo delle quattro lettere che seguono, «olvo»,
è esattamente identica e mantiene pertanto necessariamente un
grado di somiglianza [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23
ottobre 2002, causa T 388/00, Institut für
Lernsysteme/UAMI – ELS Educational Services (ELS),
Racc. pag. II 4301, punti 69 73].
40 Benché
sia esatto, come ha rilevato la commissione di ricorso, che l’inizio
di un segno è importante nell’impressione complessiva
che il segno produce, l’esistenza di una certa somiglianza non
può, nel caso di specie, essere negata, tenuto conto
dell’identica pronuncia cui dà luogo la parte nettamente
maggiore di ciascuno dei segni controversi, vale a dire quattro
lettere su cinque.
41 La
commissione di ricorso è conseguentemente incorsa in un errore
di valutazione non ammettendo l’esistenza di un certo grado di
somiglianza fonetica tra i segni controversi.
42 Per
quanto attiene alla somiglianza concettuale, la ricorrente è
d’accordo con l’analisi della commissione di ricorso
secondo cui il consumatore probabilmente non disporrà di
sufficienti conoscenze per distinguere le radici latine dei segni
controversi. Solo l’interveniente afferma che dalle radici
latine dei marchi in questione possa risultare una diversità
sul piano concettuale.
43 Il
Tribunale considera tuttavia poco probabile che il consumatore in
questione percepisca il significato che i marchi controversi possono
rivestire alla luce delle loro radici latine, essendo, in linea
generale, poco probabile che un numero rilevante di consumatori
collegherà al latino i termini oggetto dei marchi controversi.
Occorre dunque dichiarare che la somiglianza sul piano concettuale
svolge nel caso di specie un ruolo molto marginale nella valutazione
della somiglianza dei segni controversi.
44 Da
quanto precede risulta, pertanto, che, benché la commissione
di ricorso abbia giustamente ritenuto che il marchio richiesto SOLVO
e il segno denominativo anteriore VOLVO non siano simili sul piano
visivo e concettuale, essa è incorsa in un errore di
valutazione escludendo qualsiasi somiglianza sul piano fonetico.
45 L’Ufficio
afferma però che, nella fattispecie, i prodotti in questione,
vale a dire programmi specializzati nella gestione dei magazzini e
per sistemi per container, sono destinati a un pubblico di
professionisti, il cui grado di attenzione relativamente elevato
dev’essere preso in considerazione ai fini del controllo di
legittimità della valutazione svolta dalla commissione di
ricorso relativamente alla somiglianza dei segni in conflitto.
46 Il
Tribunale osserva tuttavia che la commissione di ricorso non ha preso
in considerazione il pubblico in oggetto ai fini della valutazione
della somiglianza dei segni controversi. Con il suo argomento,
l’Ufficio non intende quindi produrre elementi idonei a
chiarire una motivazione esistente nella decisione di cui trattasi,
ma dedurre un ulteriore motivo a sostegno della fondatezza della
conclusione cui è pervenuta la commissione di ricorso nella
decisione impugnata, motivo non presente in quest’ultima.
Orbene, va ricordato che la legittimità di un atto comunitario
dev’essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto
esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato
[sentenze del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T 16/02,
Audi/UAMI (TDI), Racc. pag. II 5167, punto 63, e
12 dicembre 2002, causa T 247/01, eCopy/UAMI (ECOPY),
Racc. pag. II 5301, punto 46].
47 A
tal riguardo, non si può ritenere, come ha affermato l’Ufficio
all’udienza, che la questione della definizione del pubblico di
riferimento sia una condizione giuridica che può essere
esaminata d’ufficio, e per la prima volta, dal Tribunale. La
definizione del pubblico di riferimento si fonda, infatti, su
elementi di fatto che devono essere valutati in primo luogo
dall’Ufficio nel rispetto dell’art. 74, n. 1,
del regolamento n. 40/94, e che possono, se del caso, essere
oggetto di un controllo di legittimità da parte del giudice
comunitario alla luce degli argomenti e degli elementi di prova
sottoposti dalle parti.
48 Va
inoltre rilevato che, pur se, secondo la giurisprudenza, l’analisi
della somiglianza tra i segni in questione, che costituisce un
elemento essenziale della valutazione complessiva del rischio di
confusione, dev’essere svolta, al pari di quest’ultima,
riguardo alla percezione del pubblico di riferimento [sentenza del
Tribunale 22 giugno 2004, causa T 185/02, Ruiz-Picasso
e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), Racc. pag. II 1739,
punto 53; v. anche sentenza del Tribunale 13 febbraio 2007,
causa T 256/04, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma
(RESPICUR), Racc. pag. II 449, punto 58], questo vale
essenzialmente solo nei limiti in cui le peculiarità dei
consumatori in questione possono influenzarne la percezione
relativamente alla somiglianza dei segni controversi. Questo si
verifica, ad esempio, segnatamente per quanto attiene alla percezione
del grado di somiglianza dal punto di vista fonetico e concettuale,
il quale può variare secondo la lingua ed il contesto
culturale di tali consumatori, ovvero secondo il loro livello di
conoscenza di certi termini specializzati, che a volte dipende dalla
loro qualità di pubblico di professionisti.
49 Per
contro, nei limiti in cui la percezione del pubblico in oggetto sia
in grado di influenzare l’esistenza di un rischio di
confusione, vale a dire l’attribuzione dei prodotti o dei
servizi in questione alla stessa impresa o ad imprese economicamente
collegate, essa dev’essere presa in considerazione in fase di
valutazione complessiva del rischio di confusione. Questo si verifica
in particolare relativamente al grado di attenzione più
elevato che il pubblico dei professionisti di regola manifesta.
50 Nella
fattispecie, l’esistenza di un grado di somiglianza tra i segni
controversi per quanto attiene ad uno degli aspetti pertinenti
esaminati, vale a dire la somiglianza fonetica, osta a che si possa
ritenere che manchi una delle condizioni essenziali per applicare
l’art. 8, n. 1, lett. b). In tale contesto, la
commissione di ricorso è tenuta a procedere ad una valutazione
complessiva del rischio di confusione, al fine di determinare se,
alla luce del grado di somiglianza fonetica constatato tra i segni
controversi, tenuto conto dell’identità dei prodotti in
questione e della notorietà del segno anteriore, il pubblico
cui sono destinati i prodotti in questione potrà credere che i
prodotti in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese
economicamente collegate.
51 L’interveniente
afferma tuttavia che, qualora un marchio sia molto noto ai
consumatori, questi ultimi, paradossalmente, sono maggiormente in
grado di distinguerlo da altri marchi notandone le differenze, ciò
che ha l’effetto di ridurre il rischio di confusione.
52 A
tal riguardo, va ricordato, anzitutto, che, in linea di principio, il
rischio di confusione è tanto più elevato quanto più
rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore
(sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C 251/95,
SABEL, Racc. pag. I 6191, punto 24; sentenza del
Tribunale 4 novembre 2003, causa T 85/02, Díaz/UAMI
– Granjas Castelló (CASTILLO), Racc. pag. II 4835,
punto 44). Ciò detto, senza dover prima statuire in
merito alla fondatezza della proposta dell’interveniente nel
caso di specie, si deve, comunque, necessariamente constatare che
tale argomento dovrebbe essere preso in considerazione in fase di
valutazione complessiva del rischio di confusione e che esso non è
idoneo a contraddire la considerazione che i marchi controversi non
sono privi di qualsiasi somiglianza.
53 Nel
caso di specie, non avendo la commissione di ricorso proceduto ad una
valutazione complessiva del rischio di confusione, occorre dichiarare
che quest’ultima ha violato l’art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94. Si deve, di
conseguenza, accogliere il primo motivo e annullare, su tale
fondamento, la decisione impugnata.
Sul secondo
motivo, attinente alla violazione dell’art. 8, n. 5,
del regolamento n. 40/94
Argomenti delle
parti
54 La
ricorrente sostiene, per i motivi esposti nel contesto del primo
motivo, che la commissione di ricorso ha commesso un errore di
valutazione ritenendo che i segni controversi non fossero
sufficientemente simili. Essa aggiunge che, anche a ritenere che i
segni controversi non siano sufficientemente simili da giustificare
l’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94, essi sono comunque sufficientemente
simili ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 5,
del regolamento n. 40/94.
55 L’Ufficio
afferma che, benché l’art. 8, n. 5, del
regolamento n. 40/94 prescriva un grado di somiglianza dei segni
inferiore rispetto all’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94, è comunque impossibile, nel
caso di specie, stabilire un legame tra i marchi controversi, in
quanto essi sono differenti ai sensi dell’art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94 e non presentano,
pertanto, la minima somiglianza.
56 L’interveniente
contesta la fondatezza del secondo motivo e afferma che i marchi
controversi non sono presenti sullo stesso mercato. Essa aggiunge che
un legame tra i marchi deve avere un’incidenza sul
comportamento economico del consumatore e che non è
sufficiente che un segno faccia pensare ad un marchio anteriore.
Giudizio del
Tribunale
57 L’art. 8,
n. 5, del regolamento n. 40/94 prevede che, «[i]n
seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai
sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è
altresì esclusa se il marchio è identico o simile al
marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per
prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è
registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio
comunitario anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di
notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio
nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di
notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza
giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del
marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».
58 Dalla
giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione
dell’art. 5, n. 2, della prima direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa
(GU 1989, L 40, pag. 1) (il cui contenuto normativo è
in sostanza identico a quello dell’art. 8, n. 5, del
regolamento n. 40/94), emerge che, per soddisfare la condizione
relativa alla somiglianza, non è necessario dimostrare
l’esistenza, nel pubblico di riferimento, di un rischio di
confusione tra il marchio anteriore che gode di notorietà e il
marchio richiesto. È sufficiente che il grado di somiglianza
tra questi marchi abbia l’effetto di indurre il pubblico di
riferimento a stabilire un nesso tra di essi (sentenza della Corte 23
ottobre 2003, causa C 408/01, Adidas-Salomon e Adidas
Benelux, Racc. pag. I 12537, punto 31; v. anche
sentenza del Tribunale 16 aprile 2008, causa T 181/05,
Citigroup e Citibank/UAMI – Citi (CITI), Racc. pag. II 669,
punto 64).
59 L’esistenza
di un siffatto nesso dev’essere valutata complessivamente,
tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie
(sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux, cit., punto 30). A tal
riguardo, la Corte ha dichiarato che fattori pertinenti sono
segnatamente il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, la
natura e il grado di somiglianza dei prodotti o dei servizi in
questione, il livello di notorietà del marchio anteriore, il
grado del carattere distintivo, intrinseco o acquisito grazie
all’uso, del marchio anteriore, o ancora l’esistenza di
un rischio di confusione nel pubblico (sentenza della Corte 27
novembre 2008, causa C 252/07, Intel Corporation, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42).
60 La
commissione di ricorso ha affermato che non esisteva tra i segni
controversi un grado di somiglianza sufficiente a far sì che
il pubblico potesse stabilire un nesso tra di essi, di modo che fosse
applicabile l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
61 Tale
conclusione risulta tuttavia, in parte, dalla valutazione effettuata
dalla commissione di ricorso in merito alla somiglianza dei segni in
questione ai fini dell’applicazione dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Orbene,
dall’esame del primo motivo emerge che la commissione di
ricorso ha commesso un errore di valutazione nel considerare che i
segni controversi non presentassero alcuna somiglianza, giacché
sussiste tra loro un grado di somiglianza sul piano fonetico.
62 Nei
limiti in cui tale errore di valutazione è atto ad influenzare
la valutazione della questione se, alla luce del grado di somiglianza
tra i segni in questione, il pubblico di riferimento possa stabilire
un nesso tra di essi, va constatato che la commissione di ricorso ha
applicato erroneamente l’art. 8, n. 5, del
regolamento n. 40/94.
63 Va
quindi accolto il secondo motivo e annullata, anche su tale
fondamento, la decisione impugnata.
Sulle spese
64 Ai
sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di
procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata
alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la
ricorrente ne ha fatto domanda, l’Ufficio e l’interveniente,
rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta
Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La
decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 2 agosto 2007 (procedimento R 1240/2006 2),
relativa ad un procedimento di opposizione tra la Volvo Trademark
Holding AB e la sig.ra Elena Grebenshikova, è
annullata.
2) L’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) è condannato a sopportare le proprie spese
nonché la metà delle spese della Volvo Trademark
Holding.
3) La
sig.ra Grebenshikova è condannata a sopportare le proprie
spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Volvo
Trademark Holding.Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2
dicembre 2009.
Firme
Lingua
processuale: l’inglese.
